И тут появляется нарушитель: он выставляет на продажу точно такие же товары, копирует фото, а может быть, даже использует ваше название. Часть ваших покупателей уходит, долю прибыли получает другой продавец, хотя разрешение на продажу вашего товара он не получал. Можно ли наказать нарушителя и выгнать его с маркетплейса? Отвечает Алексей Башук, юрист, патентный поверенный РФ № 2151.

Как закон защищает права предпринимателей, разместивших товар на маркетплейсе

На маркетплейсах продавцы размещают информацию о товаре, указывают цену, публикуют фотографии. Часто бывает, что какие-то из этих действий нарушают интеллектуальные права других предпринимателей или компаний, например на товарный знак, на персонаж, дизайн или техническое решение.

Фотография. Это объект авторских прав, исключительное право на который принадлежит правообладателю. Не путайте правообладателя с фотографом: фото может быть сделано по заказу и право на него передано по договору.

Если правообладатель сам опубликовал фотографию в интернете, это не значит, что кто угодно теперь может использовать этот снимок без спроса. Отзеркаливание или обрезка фотографии не устранит нарушение, а наоборот, сделает его еще более грубым — в таком случае будет нарушено не только исключительное право, но и право на неприкосновенность произведения.

Товарный знак. Предприниматель получает исключительное право на обозначение, если зарегистрирует его как товарный знак в Роспатенте. После этого никто без его разрешения не может использовать такое же или слишком похожее обозначение в конкурентном бизнесе.

Чаще всего в качестве товарных знаков регистрируют названия и логотипы товаров, магазинов и самих компаний. Зарегистрировать могут практически любое слово или картинку, если они соответствуют требованиям закона и не слишком похожи на уже зарегистрированные.

Персонажи. Смешариков, Машу и Медведя, а также других персонажей тоже защищает авторское право. Если предприниматель просто взял и напечатал дневник или наклейки со смешариками, а потом выставил их на маркетплейсы — это нарушение. Даже если он нарисовал рисунок сам, но в рисунке узнается конкретный Лосяш — это нарушение исключительного права на персонаж.

Дизайн. Оригинальный дизайн продукта по умолчанию защищает авторское право. Иногда внешний вид изделий патентуют в качестве промышленного образца.

Такое патентование расширяет правовую охрану дизайна — авторское право защищает дизайн от копирования и переработки, а вот патент на промышленный образец защищает уже и от аналогичных изделий, которые производят на покупателя такое же общее впечатление.

Технические решения. Патенты на изобретения и полезные модели защищают суть устройств, составов, способов и других технических решений.

Без разрешения патентообладателя нельзя производить и продавать продукты, в которых воплощено запатентованное решение.

Причем патентуют не только какие-то суперсложные устройства — зажигалка-спиннер, зубная щетка с дозатором или элемент для крепления гипсокартона тоже могут оказаться запатентованными решениями.

Если правообладатель увидел, что кто-то нарушил его интеллектуальные права, он может взыскать с нарушителя компенсацию через суд. Компенсацию рассчитывают одним из трех способов:

1.   Любая сумма в пределах от 10 000 Р до 5 000 000 Р по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

2.   Двойная стоимость права использования — лицензии.

3.   Двойная стоимость всей партии контрафактного товара, в которых использован чужой товарный знак или произведение.

Как правило, одними компенсациями дело не заканчивается. Суд может приказать изъять и уничтожить контрафактный товар. Естественно, нарушителя заставят в принципе прекратить нарушать чужие права: остановить рекламу контрафакта, удалить информацию с сайта и поменять вывески — смотря что именно и как нарушили.

Если правообладатель обратится в Федеральную антимонопольную службу, то нарушителя могут еще и оштрафовать за недобросовестную конкуренцию:

• предпринимателей — на 20 000 Р;
• компании — от 100 000 Р.

Плюс могут оштрафовать за нарушение законодательства о рекламе — предпринимателей на 4000—20 000 Р, компании — 100 000—500 000 Р.

Кто отвечает за нарушение: маркетплейс или продавец

Есть производитель, предприниматель и маркетплейс. Производитель продает товары предпринимателю, предприниматель выставляет их на маркетплейс.

С цепочкой продаж идет и цепочка заверений: производитель заверяет предпринимателя, что с товарами все в порядке и они не нарушают чужие права. Предприниматель полагается на гарантии производителя и обещает то же самое маркетплейсу.

Допустим, через полгода выясняется, что с товаром что-то не так, например название товара нарушает чужой товарный знак. Правообладатель не будет бегать по всей цепочке и искать виноватого: он просто предъявит претензии тому, кого проще достать — маркетплейсу или предпринимателю. И будет прав: каждый из них — нарушитель.

Нарушителю придется платить компенсацию даже в том случае, если выяснится, что в нарушении не было его вины. Никакие заверения и обещания в договоре не помогут нарушителю перевести ответственность на контрагента. Даже если предприниматель случайно нарушил чужие права, он все равно будет считаться нарушителем.

Суды говорят, что предпринимателям нужно проявлять должную осмотрительность и самим следить за тем, что и как продают. Это относится к любым продажам, в том числе на маркетплейсе.

Например: производитель поставил товар ИП, предприниматель выставил его на продажу на маркетплейс. Потом оказалось, что название товара нарушает чужой товарный знак — правообладатель предъявил претензию.

ИП не сможет уйти от ответственности со словами «этот товар сделал не я, а производитель».

Даже если у ИП будут документы, подтверждающие поставку от производителя, это не поможет — нарушителем считается не только тот, кто производит контрафакт, но и тот, кто его продает.

Поэтому предпринимателю-нарушителю придется заплатить правообладателю, а потом он может разбираться с теми, кто его подставил, и взыскивать с них убытки, которые понес из-за ложных заверений.

Когда предприниматель выходит на маркетплейс, в его интересах разобраться, нарушает он чужие права или нет.

Если маркетплейс продает контрафакт, то нарушение, по сути, совершает и поставщик, и маркетплейс. Поставщик не проверил, что он продал маркетплейсу, маркетплейс не проверил, что выставил на свою витрину, а в итоге нарушены чужие права. Правообладатель может предъявить претензии и к поставщику, и к маркетплейсу, и к ним обоим сразу.

Проще судиться с маркетплейсом: он большой, у него есть деньги, и он точно никуда не пропадет, даже если получит иск на пару миллионов.

Маркетплейсы тоже понимают эти риски, поэтому их юристы, как правило, выбирают одну из двух стратегий: проверять товары на старте и не брать контрафакт в продажу, или брать все подряд, а потом уже разбираться с претензиями правообладателей, когда и если они придут.

• «Озон», как и многие крупные маркетплейсы, выбирает второй путь — контрафактность товара вначале никто не проверяет.
• Если на «Озоне» нарушают ваши права, вы можете для начала предъявить претензии «Озону», а дальше маркетплейс сам должен разобраться со своими поставщиками.
• А если кто-то пожалуется на поставщика, то вот тогда уже «Озон» запросит подтверждающие документы и начнет разбираться в споре. 
• Когда дело дойдет до выплаты компенсаций, заработает следующее положение из договора между «Озоном» и поставщиком: продавец компенсирует маркетплейсу все убытки — компенсации и штрафы, которые правообладатель взыщет с маркетплейса за нарушение его прав. Источник: «Озон»

Нарушений нет, если товар легальный

Представьте ситуацию: есть завод, который выпускает конфеты под товарным знаком, например, «Ромашка». Эти конфеты оптом покупает куча предпринимателей, которые потом продают их в своих магазинах. Они не нарушают права на товарный знак завода: товар же легальный, введен в оборот на территории нашей страны самим правообладателем.

Завод решает выйти со своими конфетами на маркетплейс. И тут выясняется, что там такие конфеты уже продаются — их выставили те предприниматели, которые купили эти конфеты у самого завода.

Некоторые заводы в таких ситуациях смотрят на это нормально, мол, ну, продают и пусть себе продают, ничего страшного, больше продавцов, больше продаж.

Другим заводам не нравится, что их дилеры торгуют на маркетплейсах. Их тоже можно понять: они могли бы продавать эти товары сами с таким же успехом, и не терять деньги на перепродаже. Да и некоторые дилеры не всегда работают так хорошо, как хотелось бы: плохо консультируют покупателей, отправляют битый товар, хамят и делают ошибки в карточках, всякое случается.

Дальше завод начинает искать рычаги давления на таких предпринимателей.

Просто взять и запретить продавать товар на маркетплейсе нельзя: если я купил товар по договору поставки, то он принадлежит мне, и значит, я могу продавать его как хочу.

Нельзя продать товар под условием «вы как бы купили, да, но только продавать этот товар в интернете вам нельзя». Если покупатель купил товар, значит, он принадлежит ему, и он вправе продавать его как угодно.

Некоторые заводы в таких ситуациях начинают угрожать своим же дилерам претензиями за нарушение прав на товарные знаки. Но на деле такие претензии необоснованны: ст. 1487 ГК РФ предусматривает исчерпание права на товарный знак в том случае, если товар был введен в оборот на территории России с согласия правообладателя.

Конечно, у поставщиков есть и другие способы надавить на дилеров: организационные, экономические, юридические. Но вот обвинять в нарушении прав на товарный знак своих же покупателей точно не стоит, где бы они этот товар не продавали.

Поможет ли модератор маркетплейса решить проблему

В некоторых случаях проблему можно решить простой перепиской с модераторами маркетплейса. Я дам несколько советов на случай, если собираетесь спорить с «Озоном», но эти советы пригодятся и для споров с другими маркетплейсами.

В модерацию можно писать несколько раз. Каждое новое обращение попадает к новому модератору. Один модератор может ничего не сделать, другой — заблокировать конкретный товар, а третий — снести весь магазин поставщика. Сложно угадать, на кого попадешь в первый раз, поэтому в поддержку можно писать несколько раз, если с первого раза требования не выполнили.

Если модерация не согласилась с требованиями, это еще не значит, что они действуют по закону. Модераторы действуют не по закону, а по внутренним инструкциям «Озона». Модераторы — не юристы.

Даже когда они честно пытаются разобраться в праве интеллектуальной собственности, результат может получиться так себе.

Это значит, что с модераторами нужно спорить и пояснять свою точку зрения, прикладывая доказательства.

Если модерация отказалась выполнять требования, нужно написать досудебную претензию юристам «Озона». Чем воинственнее настроен правообладатель, тем меньше желания у маркетплейса выяснять с ним отношения.

Экономика контрафакта строится на том, что большинство правообладателей молча проглатывают нарушения своих прав и не идут спорить. В это время нарушители продают подделки, а маркетплейс зарабатывает на комиссиях.

Если один из ста правообладателей заявится с официальной претензией, то проще выполнить его требования, чем довести дело до суда и получить прецедент для всех остальных, кто раньше молчал.

Что делать, если ваши права нарушают

Если ваша цель — заблокировать товары нарушителя или его магазин целиком, то алгоритм будет такой:

1.   Написать модераторам «Озона» в форму обратной связи или на почту help@ozon.ru требование удалить фото и заблокировать магазин нарушителя.

2.   Если модераторы не выполнили требования — отправить досудебную претензию юристам «Озона» по адресу ООО «Интернет Решения», 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, пом. I, комн. 6.

3.   Если после досудебной претензии «Озон» не прекратил нарушение — идти в суд.

Если кроме блокировки вы хотите еще и взыскать компенсацию с нарушителя, то, перед тем как писать претензию, стоит заверить факт нарушения. Например, можно сходить к нотариусу и составить протокол осмотра сайта. Это нужно для того, чтобы в случае суда вы смогли доказать, что нарушение было, даже если к тому моменту маркетплейс уже все удалит.

На словах кажется, что все просто и понятно — написали модераторам или подали в суд, и магазин заблокировали. На практике дела обстоят посложнее, и дело даже не в модераторах.

Судебная практика по маркетплейсам еще не устоялась. Одни суды говорят, что маркетплейсы — это информационные посредники, которые не отвечают за нарушения предпринимателей.

Маркетплейс просто дает платформу, а информацию на ней публикует предприниматель, пусть он сам и отвечает, если что не так.

В такой ситуации все обязанности маркетплейса сводятся к тому, чтобы вовремя отреагировать на претензию и удалить контрафакт — тогда маркетплейс не будет нести ответственности.

Другие суды, наоборот, не признают маркетплейсы информационными посредниками.

Маркетплейс ведь не просто передает информацию, он еще проводит платежи, рекламирует товары и организовывает доставку — по сути, именно он и продает контрафакт, значит, он и должен отвечать за нарушения.

Я согласен с этой точкой зрения: маркетплейс зарабатывает на этих товарах, значит, пусть проверяет, что продает, несет ответственность в случае нарушений и потом сам разбирается со своими поставщиками.

Информационный посредник — это условно форум или соцсеть, где модератор физически не может проверить все картинки, которые загружают пользователи. Закон освобождает от ответственности администраторов сайта, если они своевременно примут меры и прекратят нарушение чужих прав. В таких ситуациях это логично.

Но прикрывать положениями об информационном посредничестве маркетплейсы — неверный подход.

В законе написано «информационный посредник», а не «торговый посредник», «финансовый посредник» или «посредник по доставке товаров».

В большинстве случаев маркетплейсы выступают не как информационные посредники, а как коммерческие посредники. Если их еще и будут освобождать от ответственности, то им будет выгодно продавать контрафакт.

Маркетплейс — это обычная компания, которая ведет предпринимательскую деятельность, продает и доставляет товары. Ее размер и количество поставщиков не должно освобождать ее от ответственности за нарушение чужих прав. Поэтому предпринимателям за свои права можно и нужно бороться.

Если переписка с модераторами проблему не решила, следует направить досудебную претензию.

В претензии следует указать:

1.   Реквизиты маркетплейса — название, адрес, ФИО руководителя. Они обычно указаны на сайте площадки в разделе «О компании», или можно запросить выписку из ЕГРЮЛ на сайте налоговой.

2.   Суть нарушения — какие ваши права нарушил маркетплейс: исключительные права на товарные знаки, фотографии, промышленные образцы или что-то другое.

3.   Ваши требования: например, удалить фото, карточки товаров в магазине конкурента или сразу заблокировать магазин целиком, если само название или логотип магазина нарушает ваш товарный знак.

4.   Срок выполнения претензии — до какого числа маркетплейсу следует выполнить ваши требования.

Претензию направьте заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в ЕГРЮЛ.

Если маркетплейс претензию проигнорировал, обращайтесь в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. В суде вы сможете потребовать прекратить нарушение и заплатить компенсацию, компенсировать расходы на заверение доказательств и ведение дела в суде.

Некоторые предприниматели переживают, что если они будут защищать свои права, «Озон» обидится на них и не будет с ними больше работать, будет срезать им продажи или еще что-то в таком духе.

Здесь ответ простой: маркетплейс — это гигантская компания, там некому обижаться. Они работают с теми, с кем им выгодно. Нарушение и защита интеллектуальных прав — это рутина для многих компаний.

Конечно, хамить модераторам и юристам не стоит, но и отказываться от защиты своих прав — тоже.

Как защищать свои права на маркетплейсах

1. Знайте, что брать чужие фотографии и использовать их в своем бизнесе нельзя. Даже если маркетплейс разрешил.
2. Если кто-то нарушает ваши права на маркетплейсе, напишите в техподдержку. Скорее всего, нарушителя заблокируют.

3. Если модерация отказалась блокировать нарушителя, это еще не значит, что он прав и так можно — напишите претензию в юридический отдел маркетплейса.
4. Если юристы тоже не помогли, можно обратиться в суд. Отвечать за нарушение будет и маркетплейс, и поставщик.

Источник: Т—Ж

Что делать, если на «Озоне» или «Вайлдберриз» заблокировали карточку товара

Алексей Башук

юрист по интеллектуальным правам

Профиль автора

Представьте ситуацию: бизнес покупает товар у производителя и выставляет на маркетплейс.

Начинаются первые продажи, дело идет в гору — месяц, два, три. Но в один день предприниматель обнаруживает, что карточки товаров заблокированы. Выясняется, что название товара оказалось зарегистрированным товарным знаком, а правообладатель знака прислал маркетплейсу претензию.

Вот как рассуждают участники спора:

Предприниматель: «Я заплатил за товар, он мой, значит, я могу продавать его где хочу и как хочу. Разблокируйте мои товары сейчас же!»

Правообладатель: «Этот товарный знак принадлежит мне. Значит, я буду ставить условия, где и как будут продаваться товары под моим брендом».

Маркетплейс: «Мы не собираемся с вами спорить. Наше дело заблокировать, а там разбирайтесь между собой сами — кто победит, с тем и будем работать».

Если вы продаете товары на маркетплейсах или собираетесь начать, то эта история может коснуться и вас. Давайте разбираться: сначала в двух словах о том, как вообще работают товарные знаки, а затем посмотрим типичные споры на маркетплейсах и расскажем, как себя от них обезопасить.

Узнайте, как повторить этот опыт и оформить карту Хочу знать

Товарный знак — это обозначение для товаров и услуг, зарегистрированное в Роспатенте. Иногда товарные знаки еще называют торговыми или товарными марками, брендами, но в наших законах используется только термин «товарный знак».

Смысл регистрации товарного знака — получить исключительное право на обозначение, чтобы оно не досталось другим. Если компания или предприниматель зарегистрировали знак на себя, значит, никто другой без разрешения правообладателя больше не имеет права использовать такое же или сходное обозначение в конкурентном бизнесе. Поэтому это право и называется исключительным.

В большинстве случаев товарный знак регистрируют на себя сами производители товаров. Но иногда бывает и так, что производитель и правообладатель — разные лица. Разберем все варианты по порядку.

Согласие или другое разрешение не нужно, если товар был введен в оборот на территории России самим правообладателем.

Это правило называется исчерпанием права на товарный знак. Его смысл в том, что после первой легальной продажи товара в нашей стране права на товарные знаки, нанесенные на этот товар, больше не охраняются в отношении этой партии товара.

Вот как работает исчерпание права в случае с российскими производителями.

Смотрим дальше: производитель делает конфеты «Ромашка» и продает их оптовикам. Им для дальнейшей перепродажи не нужно брать у правообладателя никакого согласия. Право на товарный знак исчерпано, оптовик приобрел товар в собственность, значит, теперь может продавать его где угодно и как угодно.

Чтобы подтвердить легальность товара, оптовику не нужны никакие письменные разрешения, согласия или договоры на товарный знак. Достаточно иметь на руках договор, по которому был куплен товар у правообладателя — например, договор поставки. Он подтвердит легальное происхождение товаров.

Теперь немного усложним цепочку поставок. Допустим, производитель-правообладатель продает товар оптовику, а оптовик продает эти товары предпринимателю, который дальше распродает их в розницу. У предпринимателя нет договора с правообладателем — только с перекупщиком.

В таком случае предпринимателю получать согласие тоже не нужно.

Количество участников цепочки поставок не имеет значения: право на товарный знак в отношении партии товара исчерпалось раз и навсегда после первой продажи оптовику.

Даже если цепочка состоит из десяти перекупщиков, никому из них не нужно согласие правообладателя — при условии, что товар изначально легально поступил в оборот в России.

Для этого в идеале нужно запросить всю цепочку договоров у оптовика вплоть до производителя. Если оптовик отказывается это делать, можно включить в договор с оптовиком гарантии юридической чистоты товара.

Смысл этого пункта такой: поставщик заверяет покупателя, что товар легальный, а если окажется, что нет, — обязан возместить убытки

Но здесь важно понимать: никакие гарантии в договоре не избавляют покупателя от ответственности за нарушение прав на чужой товарный знак.

Поэтому самый надежный вариант — не просто вписывать гарантию в договор, но и проверять цепочку договоров до правообладателя. А кроме этого стоит проверить и сам товарный знак, который нанесен на товар.

На первый взгляд может показаться, что у производителей должно быть все идеально с товарными знаками и проверять там нечего. Мол, если компания производит товар, она наверняка разобралась со всеми юридическими тонкостями. На практике ситуация зачастую обратная.

Бывает, что у производителя не все в порядке с товарным знаком. Чаще всего бывает, что:

• у производителя вообще нет своего товарного знака;
• знак зарегистрирован на одно лицо, а товары производит другое;
• у производителя есть товарный знак, но срок действия прав на него истек;
• товарный знак производителя зарегистрирован не на те товары, которые он на самом деле производит;
• знак зарегистрирован в одном виде, а производитель использует его в другом.

Если выяснится что-то подобное, может быть так, что вся цепочка поставщиков торгует контрафактом. И претензии могут предъявить любому из них, потому что каждый из них нарушитель: и производитель, и оптовики, и розничные продавцы.

Иногда бывает так, что Роспатент регистрирует товарный знак только на часть товаров. Допустим, компания подавала заявку на регистрацию бренда «Ромашка» на конфеты и газировку, а Роспатент зарегистрировал знак только на газировку — потому что «Ромашка» оказалась уже кем-то зарегистрирована на печенье, а Роспатент посчитал печенье однородным товаром по отношению к конфетам.

В итоге компания получит свидетельство на товарный знак, но вот производить под ним конфеты все равно не сможет, это будет нарушением.

Производитель может даже не знать о том, что с его товарным знаком что-то не так — юристы могли недоговорить, обмануть или просто не разбираться в деталях.

Когда суды взыскивают компенсацию с предпринимателей-нарушителей, они так и говорят: «Предприниматель не проявил должную степень заботливости и осмотрительности».

Мол, должен был сам проверить, что там с товарными знаками, но не проверил и допустил нарушение.

Так, например, суд указал ответчику в деле о взыскании компенсации в размере 300 000 Р за незаконное использование товарного знака «Кемппи».

Когда вы покупаете товар для дальнейшей перепродажи, придется перепроверять товарные знаки самостоятельно.

Реестр товарных знаков открытый, получить сведения из него можно бесплатно. Чтобы посмотреть сведения о товарном знаке, нужно открыть государственный реестр товарных знаков на сайте ФИПС и вбить номер регистрации. В результате должна открыться страница с данными о товарном знаке.

Действующий товарный знак подсвечивается зеленым цветом, указывается дата подачи заявки и даты регистрации. Также указывается правообладатель товарного знака, а в поле «Адрес для переписки», как правило, указаны патентные поверенные, которые вели регистрацию. В графе (511) приводится полный перечень товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак

Если товарный знак зарегистрирован, его срок действия не истек, правообладателем числится нужная компания или ИП, товарный знак в точности совпадает с нанесенным на товар, а в перечне товаров указан конкретно тот товар, который продает компания — значит, скорее всего, все в порядке.

Если что-то из этого не совпадает, тогда стоит позвать на помощь специалиста по товарным знакам — патентного поверенного, и задать несколько неудобных вопросов производителю.

В результате проверки может оказаться так, что от покупки товара придется отказаться. Но лучше не начать работать с проблемным товаром и найти что-то менее рискованное, чем закупить партию товара, выставить ее на продажу, а потом узнать о ее контрафактности из досудебной претензии правообладателя.

То есть если предприниматель купил контрафакта на 1 млн рублей, продал за 1 100 000 Р и получил прибыль 100 000 Р, то взыскать с него могут два миллиона — двойная цена стоимости. Кого-то такая арифметика компенсаций может довести до банкротства, поэтому лучше разбираться в вопросах с товарными знаками заранее.

С российскими правообладателями разобрались, теперь переходим к иностранным.

Товарные знаки действуют территориально: зарегистрированный в России знак действует только в нашей стране, а китайский товарный знак действует только в Китае.

Но как все работает, если вы покупаете товар у китайского производителя и привозите этот товар в Россию? Ситуации бывают разные, разберем самые спорные и распространенные.

Такие положения в российском законодательстве называются запретом параллельного импорта. Это означает, что товар под зарегистрированным товарным знаком можно впервые начать продавать в стране только с согласия правообладателя. Эти правила дают возможность правообладателям контролировать поставки своих товаров и вести бизнес через официальных дистрибьюторов.

Скажем, правообладатель знака Volkswagen может завозить запчасти из Китая в Россию и продавать их здесь через своих официальных дилеров. А вот нам с вами уже нельзя купить запчасти от «Фольксвагена» на том же китайском заводе и привезти их в Россию на перепродажу — для этого нужно получать разрешение правообладателя.

То есть теперь согласие иностранного правообладателя не нужно, если товар из этого перечня введен в легальный оборот за пределами РФ, например продан оптовику и куплен уже у него.

Товарный знак иностранной компании зарегистрирован в России на постороннее лицо. Допустим, у китайской компании есть товарный знак Wonder Girl на шампунь в Китае.

Но параллельно с этим до такого же названия додумался другой российский предприниматель и зарегистрировал на себя российский товарный знак Wonder Girl на шампунь. Значит, китайский Wonder Girl без лицензии от российского предпринимателя в Россию ввозить нельзя.

Иначе китайский Wonder Girl окажется обычным контрафактом — и неважно, что у китайской компании у себя в Китае есть такой знак.

Товарный знак иностранной компании не зарегистрирован в России. В таком случае вы можете купить товар и завезти его в Россию без согласия правообладателя китайского знака. Предъявить претензии за нарушение права на товарный знак вам будет просто некому, ведь в России у этого обозначения нет правообладателя. Пока что.

Некоторые иностранцы в таких случаях начинают бороться с предпринимателем, который зарегистрировал их обозначение в стране на себя. Они считают это недобросовестной конкуренцией и пытаются оспорить регистрацию через суды и Роспатент. Иногда у них это получается, иногда нет — тут уже все зависит от ситуации и от поверенных, которые ведут дело.

Некоторым иностранцам совершенно все равно, кто и как продает их товары в России. Им главное, чтобы у них покупали, а дальше кто там и куда везет товар, их не интересует.

Бывает, что предприниматели годами возят товар в Россию, а потом кто-то берет и регистрирует товарный знак этого товара на себя. В таком случае за аннулирование регистрации товарного знака может выступить кто-то из российских предпринимателей.

Их позиция будет такой, мол, сто лет тут все такой товар под этим брендом продавали, а теперь нашелся кто-то один, кто зарегистрировал знак на себя и запретил им пользоваться всем остальным.

Иногда предпринимателям удается аннулировать регистрацию, иногда наоборот — побеждает правообладатель.

Несмотря на законы о товарных знаках и исчерпании прав, часто встречается ситуация, когда производитель выходит на маркетплейс и с помощью товарного знака блокирует на маркетплейсе своих же оптовиков.

Есть и другая сторона медали: некоторые перекупщики не всегда работают так хорошо, как хотелось бы — плохо консультируют покупателей, отправляют битый товар, хамят и делают ошибки в карточках. В конечном счете страдает репутация производителя и его продуктов.

В итоге на маркетплейс отправляется претензия о нарушении прав на товарные знаки от производителя-правообладателя.

Если юристы предпринимателя соберут все нужные документы и грамотно ответят на претензию, то карточки товаров рано или поздно разблокируют. По закону предприниматель прав — он не нарушает права на чужие товарные знаки.

Маркетплейс в течение нескольких дней блокирует товары и отправляет запрос предпринимателю на документы

1. Если собираетесь купить товар для дальнейшей перепродажи, нужно разобраться, как обстоят дела с правами на товарные знаки этого товара.
2. Если знак зарегистрирован на производителя, то есть он и есть правообладатель, и вы покупаете товар у него напрямую, никакие разрешения или согласие производителя для дальнейшей перепродажи вам не нужны.
3. Если вы покупаете товар не у правообладателя, нужно поднять цепочку документов и убедиться в том, что товар не контрафактный.
4. Если окажется, что бренд товара не зарегистрирован как товарный знак или регистрация проблемная, от этого товара стоит отказаться — чтобы снять риски.
5. Если маркетплейс заблокировал товары по запросу правообладателя, нужно собрать документы в подтверждение того, что товар оригинальный — цепочку договоров вплоть до правообладателя.
6. Если покупаете товар у иностранного поставщика и бренд этого товара зарегистрирован в России — нужно получить у правообладателя разрешение на ввоз товара в страну. Кроме товаров, для которых разрешили параллельный импорт.
7. Если бренд иностранного товара не зарегистрирован в России, то кто угодно может попробовать зарегистрировать этот бренд на себя. Если у него это получится, то он получит полный контроль над продажей товаров под этим брендом в нашей стране.

Как оформить право на продажу товара под чужим товарным знаком

Согласно ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, которое получено в соответствии со ст. 1481 ГК РФ.

Правообладатель распоряжается товарным знаком по своему усмотрению: например, может заключить с третьим лицом лицензионный договор и передать ограниченные права на использование (ч. 1 ст. 1233 ГК РФ).

Контрагент, кстати, при этом не получит весь объем прав владельца знака, а заключение такой сделки не означает, что правообладатель утрачивает исключительное право.

Такие последствия повлечет только сделка по отчуждению прав, но не подписание лицензионного соглашения на использование товарного знака.

Лицензионный договор на использование товарного знака заключают по общим правилам, предусмотренным ГК РФ для таких сделок (ст. 1235 – 1237 ГК РФ). С одной стороны выступает лицензиар (правообладатель), с другой – лицензиат (контрагент, который получает по договору ограниченные права). 

Продавать товары под его товарным знаком возможно по лицензионному договору, который подчиняется законодательству РФ.

Письмо-согласие или расписка не несет правовой нагрузки и не влечет обязательств в отличие от лицензионного договора.

Да, его нужно регистрировать в Роспатенте, это время (около трех месяцев) и расходы – госпошлина на регистрацию.

Однако именно лицензионный договор предусмотрит возможные случаи взаимодействия сторон, существенные условия, предусмотренные ГК РФ (а впоследствии исключит судебные тяжбы и гораздо более серьезные траты на юристов). 

Имейте в виду, что помимо специальных норм действуют и стандартные требования к договорам: о согласовании существенных условий, о соблюдении предписанной формы и обязательно о том, что у лицензиара должен быть документ на право использования товарного знака. 

Вот несколько норм ГК РФ, которые регулируют этот вопрос:

1. Если договор на такое отчуждение не был заключен в письменной форме, это влечет его недействительность (п. 2 ст. 1234 ГК РФ).
2. Такой договор подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1232 ГК РФ, п. 2 ст. 1234 ГК РФ, п. 2 ст. 1490 ГК РФ). Несоблюдение этого требования приведет к тому, что переход права к другому владельцу признают несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).
3. Исключительное право на товарный знак переходит именно в момент государственной регистрации от правообладателя к приобретателю по договору об отчуждении (п. 4 ст. 1234 ГК РФ).
4. Договор должен быть только возмездным. Если размер вознаграждения или порядок его определения не указаны, то договор признают незаключенным (п. 3 ст. 1234 ГК РФ).
5. Выплата вознаграждения может быть предусмотрена в различных вариантах: в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме (п. 3 ст. 1234 ГК РФ).
6. В договоре должно быть установлено существенное условие, а именно последствия существенного нарушения приобретателем обязанности по выплате вознаграждения:
   • если исключительное право перешло к приобретателю, то прежний владелец товарного знака может потребовать в судебном порядке перевести на себя исключительное право и возместить свои убытки;
   • если же исключительное право фактически не перешло к приобретателю, то правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. 

Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не выплатил вознаграждение (п. 5 ст. 1234 ГК РФ).

И еще раз о сроке лицензии: с момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие.

Елена Павлович, юрист

Торговать репликами известных брендов — это законно?

Не все поверят, но реплика бренда и контрафакт — это одно и то же. По российским законам торговать контрафактом запрещено. Закон о параллельном импорте в 2022 году не отменяет штрафы за контрафакт.

Репликой называют копию оригинальной вещи с логотипом. Другие названия из народа — паль, неавторизированный товар, фейк. Реплика отличается от оригинала тем, что её изготовил не владелец бренда. На вещи нет оригинальной маркировки, к ней не приложен сертификат подлинности. Принято считать, что реплика не уступает оригиналу по качеству.

К примеру, есть футбольные мячи Adidas Telstar. Китайцы скопировали дизайн и поставляют похожие мячи с логотипом. Это реплика бренда.

Торговля репликами — не подпольный бизнес. Копии брендовых кроссовок и телефонов открыто выставляют в оффлайн и онлайн. Продавцы честно пишут, что товар не оригинальный. Покупатели тоже в курсе — им это и надо, потому что дешевле. Найти поставщика из Китая легко. Такая открытость даёт ложное ощущение, что торговля происходит по закону. Но на самом деле нет.

Юридически реплика бренда — это контрафакт. То есть подделка, на которую нанесли известный логотип. Качество подделки роли не играет. Торговля репликами так же незаконна, как пиратский сайт сериалов. А честное признание в описании товара не снимает с продавца ответственности.

Почему продавать реплики незаконно

Бренд, или товарный знак — это средство индивидуализации товара. У бренда есть правообладатель — компания, которая придумала и запустила товар в продажу.

Правообладатель может сколько угодно зарабатывать на товарах с фирменным логотипом. А все остальные — только по лицензионному договору или договору коммерческой концессии с ним.

Это касается российских и зарубежных брендов и следует из ст. 1477, 1479 и 1484 ГК РФ. 

Например, правообладатель товарного знака кедов Converse — американская компания Конверс Инк. Все магазины могут торговать их кедами только по договору с ним.

Подделки товаров с фирменным или похожим логотипом — это контрафакт по ст. 1515 ГК РФ. Если продавец не в курсе, что закупил у поставщиков не оригинальную продукцию, это не снимает ответственность. Перепродажа контрафакта тоже нелегальна. 

Статья: как избежать закупки контрафакта и фальсификата

В марте 2022 года в России разрешили параллельный импорт. Это значит, что ввозить иностранные товары можно без согласия правообладателя.

Товар ввозят не из страны, где он сделан, а из другой в обход официального канала дистрибьюции. Параллельный импорт вовсе не легализует контрафакт. Ввозить можно именно оригинальные товары, а не подделки — это отметил Минпромторг.

Какие виды товаров и бренды разрешены для параллельного импорта, сказано в Приказе № 1532.

Контрафакт отлавливает полиция и таможня при ввозе в страну. Полицейские приходят в магазин по жалобе бренда и под видом покупателей делают контрольную закупку. Кассовый чек становится доказательством продажи контрафакта.

Жалобы от зарубежных брендов в России подают их официальные представительства или наёмные юристы. Конечно, не все бренды охотятся за фейковыми магазинами, и добраться до каждого просто нереально. Поэтому для продавца реплик вопрос ответственности — дело везения.

????

Новым ИП — год Эльбы в подарок

Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев

Попробовать бесплатно

Что будет за торговлю репликами

Продавец контрафакта рискует заплатить компенсацию бренду, штраф государству и даже получить судимость. Интернет-магазины и аккаунты блокируют по жалобам брендов. При этом на компенсацию, штраф и блокировку продавец может попасть одновременно. Теперь обо всём подробно.

Компенсация бренду

Владелец бренда может подать в суд на продавца и отсудить компенсацию от 10 000 до 5 000 000 ₽ или в размере двойной цены товара. Конкретную сумму определяет суд. Это мера из ст. 1515 ГК РФ.

Например, российское представительство компании Harman International Industries отсудило у предпринимателя из Кемерово 100 000 ₽ за торговлю копиями наушников JBL и Harman. Сам товар конфисковали — дело № А27-3922/2020.

Административный штраф государству

Торговля подделками нарушает права потребителей и владельцев бренда одновременно. Вдруг покупатель думает, что за 10 000 ₽ покупает оригинальный iPhone? А владелец бренда упускает прибыль. 

Полиция и таможня отслеживает и конфискует контрафакт. Дальше на продавца заводят административное дело по ст. 14.10 КоАП РФ.

Штрафы за контрафакт такие:

Для физлиц Для ООО и ИП Для ООО

От 5 000 до 10 000 ₽	От 10 000 до 50 000 ₽	От 50 000 до 200 000 ₽

Предпринимателя из Санкт-Петербурга оштрафовали на 50 000 ₽. Он торговал копиями Tommy Hilfiger и кучей других известных марок. Лицензионного договора с брендами не было. Полиция нашла магазин в ходе рейда — дело № А56-52736/2017.

Компанию из Екатеринбурга задержали на таможне при ввозе из Китая копий кроссовок Adidas. Лицензий от Adidas AG не оказалось. Аргумент, что на оригинальных кроссовках три полосы, а на их четыре, не помог. Обошлось предупреждением, но всю партию обуви забрали и уничтожили — дело № А60-1019/2020.

Блокировка интернет-магазина и аккаунта

По жалобе владельца товарного знака суд может запретить работу интернет-магазина по ст. 1252 ГК РФ. А Инстаграм блокирует продавцов по жалобе бренда значительно быстрее и без суда.

Уголовная ответственность 

Если владелец бренда докажет, что потерял больше 250 000 ₽, продавцу грозит уголовное дело по ст. 180 УК РФ. Наказание — от штрафа в 100 000 ₽ до четырёх лет тюрьмы.

????

Курс молодого ИП

11 видеоуроков для уверенного старта бизнеса

Начать обучение

Что меняется, если скопирован дизайн, но нет логотипа бренда

Аналоги известных товаров — немного другая, но тоже небезопасная история для магазинов. В этом случае копируют дизайн вещи, но чужой или похожий логотип не шлёпают. Поэтому под контрафакт такие товары обычно не попадают. 

К примеру, есть оригинальный конструктор LEGO. И есть его многочисленные аналоги. Они копируют форму деталей и собранных моделей. Но сами конструкторы называются по-другому, и к логотипу сложно придраться.

Уникальный дизайн товара охраняется законом — ст. 1259 ГК РФ. Запускать в производство и продавать вещь может только правообладатель. А все остальные — только по лицензии или коммерческой концессии.

За кражу дизайна правообладатель может тоже взыскать через суд компенсацию от 10 000 до 5 000 000 ₽ по ст. 1301 ГК РФ. Для этого в суд приносят договоры на разработку моделей и оригинальные эскизы. Бренды одежды и обуви в курсе проблемы с аналогами и обычно хранят подобные документы. 

Одна предпринимательница смогла отсудить у сети магазинов 600 000 ₽ за полное копирование дизайна носков с лисами — дело № А40-183373/2018.

Статья актуальна на  31.01.2022